Компенсация за незаконное использование товарного знака

Владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право им пользоваться и разрешать это делать другим лицам. За незаконное использование чужого обозначения нарушителя можно привлечь к ответственности. Одно из основных гражданско-правовых требований, которое правообладатели заявляют в таких случаях – выплата денежной компенсации за нарушение интеллектуальных прав. Взыскать её можно в претензионном порядке, а при отказе оппонента от удовлетворения претензии – через суд.

Государственная регистрация – обязательное условие предоставления правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания. Поэтому взыскать компенсацию получится, только если права на спорное обозначение оформлены в соответствии с законом. О других условиях и порядке её получения читайте в статье.

Что считается незаконным использованием знака

По общему правилу, использование зарегистрированного товарного знака, принадлежащего другому лицу, является незаконным, если на это не получено разрешение правообладателя. Причём отсутствие запрета не рассматривается в качестве разрешения.

 

Например, известный бренд «Котофей», под которым выпускается детская обувь, зарегистрирован АО «Егорьевск-обувь» для нескольких категорий товаров, включая 25 класс МКТУ.

ТЗ № 236225

Размещение этого логотипа в качестве иллюстрации к информационной статье о выборе товаров для детей не будет нарушением исключительных прав владельца бренда. А использование того же обозначения для маркировки контрафактной детской обуви или однородных с ней товаров – будет.

 

На практике чужие товарные знаки не только наносят на контрафактную продукцию, упаковку или этикетки. Известные логотипы используют в рекламе, при оформлении сайтов, магазинов на маркетплейсах и вывесок, а названия популярных марок регистрируют в качестве доменных имён. Подробнее о видах нарушений и ответственности за них мы рассказали в этой статье.

Условия взыскания и порядок расчёта денежной компенсации

 

Гражданский кодекс РФ предусматривает три варианта компенсации:

1) В твёрдой денежной сумме.

Её размер определяет суд в диапазоне от 10 тысяч до 5 млн рублей, исходя из характера нарушения. Правообладатель обязан доказать факт незаконного использования знака и обосновать соразмерность заявленной суммы тяжести нарушения. Для взыскания минимальной компенсации обоснование не требуется.

2) В двойном размере стоимости контрафактной продукции, для маркировки которой использовалось спорное обозначение.

Для определения суммы компенсации потребуется расчёт и подтверждающие его документы. В расчётах используется оптовая или розничная цена, по которой фактически была реализована либо предлагалась к покупке продукция.

3) В виде двукратной стоимости права использования спорного знака.

В этом случае расчёт компенсации будет основан на стоимости правомерного использования обозначения при сходных обстоятельствах. В подтверждение заявленной суммы могут быть представлены лицензионные договоры, предусматривающие аналогичный объём прав лицензиата, или другие документы.

Право выбирать способ расчёта компенсации принадлежит правообладателю. Если спор дошёл до суда, в иске должна быть указан итоговая сумма, подлежащая взысканию. От неё будет рассчитан размер госпошлины. Если не указать цену иска, суд оставит заявление без движения.

Суд самостоятельно не может изменить заявленный способ расчёта, но вправе уменьшить запрошенный истцом размер компенсации с учётом оценки всех обстоятельств.

Обратите внимание: компенсацию за конкретный факт незаконного использования знака можно взыскать только один раз.

Предположим, правообладатель столкнулся с незаконной реализацией партии товаров, маркированных принадлежащим ему логотипом, и взыскал с нарушителя компенсацию в твёрдой сумме. Повторно взыскать компенсацию, рассчитанную исходя из стоимости этой партии товара, не получится. Но если тот же нарушитель выставит на продажу другую партию подделок под бренд, это будет новым нарушением, за которое вновь можно требовать возмещение.

Что выбрать: убытки или компенсацию

Правообладатель товарного знака может получить от нарушителя материальное возмещение двумя способами:

• взыскать с него причинённые убытки,
• потребовать компенсацию за незаконное использование интеллектуальной собственности.

На практике компенсацию запрашивают чаще, поскольку для взыскания убытков необходимо доказать размер причинённого ущерба и (или) упущенной выгоды. Убытки могут выражаться в недополученной прибыли, сокращении клиентской базы и даже репутационных потерях. Точно определить и обосновать цену такого иска сложно, а иногда и вовсе невозможно.

Для взыскания компенсации достаточно доказать факт незаконного использования обозначения. При этом правообладатель не обязан подтверждать причинение убытков и их размер. Даже если у собственника недостаточно данных, чтобы рассчитать размер компенсации исходя из стоимости контрафакта или права использования знака по лицензии, в твёрдой сумме с нарушителя можно получить до 5 млн рублей. Требовать возмещение убытков целесообразно в том случае, когда их размер превышает эту сумму.

Обратите внимание: одновременное взыскание убытков и компенсации за одно и то же нарушение не допускается.

Если вы сомневаетесь, какой способ материального возмещения лучше использовать в конкретной ситуации, рекомендуем получить консультацию юриста с опытом защиты интеллектуальной собственности.

Бесплатная консультация

Судебная практика: как реально взыскивают компенсации

Если спор по поводу товарного знака не удалось урегулировать в претензионном порядке, решение о праве истца на компенсацию и её размере будет принимать суд.

Рекомендации судам по обоснованию размера компенсации содержатся в постановлении Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10. В числе прочего суды должны принимать во внимание известность товарного знака, характер и длительность нарушения, степень вины нарушителя, имущественные и репутационные потери законного владельца знака. Сумма компенсации определяется исходя из представленных сторонами доказательств, но не выше заявленного истцом требования.

В судебной практике есть как примеры взыскания максимальной компенсации, так и дела, по которым запрошенная истцом сумма значительно уменьшалась по разным причинам.

Как правило, суды снижают заявленный размер компенсации, если он несоразмерен нарушению, а действия ответчика не повлекли для истца серьёзных имущественных и репутационных потерь. Например, по этим основаниям суд уменьшил вдвое сумму, которую ООО «Зингер СПБ» требовало от индивидуального предпринимателя за несогласованное использование принадлежащего обществу товарного знака.

 

Компенсация, взысканная с ИП, может быть даже ниже минимального предела, если:

• правонарушение совершено впервые;
• незаконное использование обозначения не являлось значительной частью его деятельности и не носило характер грубого нарушения;
• причинённые правообладателю убытки значительно ниже минимально возможной компенсации.

Такая позиция обозначена Конституционным Судом РФ и применяется при рассмотрении конкретных дел.

 

Основанием для отказа в компенсации обычно становится недоказанность факта нарушения исключительных прав или заявленного размера расчётной компенсации.

Не присудят компенсацию и в случае, когда предметом спора является незарегистрированный логотип. Даже если заявка в Роспатент уже подана, использование сходного или тождественного обозначения до официальной регистрации не образует нарушения исключительных прав.

Эффективно защищать свои интересы в спорной ситуации сможет только собственник, который вовремя позаботился о надлежащем оформлении прав. Регистрация товарного знака в Роспатенте позволяет обеспечить его правовую охрану, законно использовать обозначение и передавать это право другим лицам, а в случае нарушений – требовать от виновных компенсацию. Чтобы не разбираться в нюансах законодательства самостоятельно, вы можете заказать регистрацию обозначения в патентном бюро «Первоисток». Мы берём на себя подготовку документов и взаимодействие с Роспатентом до получения свидетельства.

Что делать, если ваш товарный знак незаконно используют

Если вы столкнулись с незаконным использованием товарного знака и хотите взыскать с нарушителя компенсацию, действуйте по следующему алгоритму:

1. Проверьте действие исключительных прав на обозначение и убедитесь, что оно незаконно используется для однородных товаров (услуг).
2. Соберите доказательства.
3. Определите объём и характер требований к нарушителю, порядок расчёта и итоговый размер компенсации.
4. Подготовьте и направьте оппоненту досудебную претензию.
5. В случае отказа в удовлетворении претензии или отсутствия ответа по истечении 30 дней готовьте документы для обращения в суд.