Передача прав на ноу-хау

Примеры ноу-хау

• Состав духов (процентное содержание экстрактов и масел в ароматической композиции).
• Рецепт блюда (порядок его приготовления и количество ингредиентов).
• Конструкции и технологии.

Конечно, секретом производства можно сделать не всю информацию. Полный перечень сведений, которые вам засекретить нельзя, указаны в статье 5 ФЗ «О коммерческой тайне». Мы не будем перечислять их все, но приведем примеры.

Вы не сможете сказать, что в вашей компании к ноу-хау относится информация об ее учредителях и о том, сколько у вас работает сотрудников. Такие данные не будут секретными, потому что закон это запрещает.

Более подробно понятие «ноу-хау», его отличительные признаки и особенности обозначены в этой статье.

Как можно распорядиться ноу-хау

Благодаря исключительному право на ноу-хау возможно:

• использовать самостоятельно для успешного ведения бизнеса;
• выдать лицензию на его использование и заключить для этого лицензионное соглашение;
• «продать» свой секрет другой компании за вознаграждение.

Итак, вы как обладатель ноу-хау можете заключить лицензионный договор или договор отчуждения. Эти соглашения совершенно разные и при их составлении следует быть особенно внимательными, потому что если не указать существенные условия, то сделку могут признать недействительной.

В договоре на использование ноу-хау следует прописать:

• предмет соглашения – какое именно ноу-хау вы передаете в использование, в чем его суть и предназначение;
• способы использования – как будет приобретатель им пользоваться;
• сумму вознаграждения – ее определяете сами путем переговоров, но лицензионный договор о передаче ноу-хау может быть и безвозмездным.
  Если вы желаете заключить его на бесплатной основе, то обязательно упомяните это в соглашении, иначе сделку могут признать незаключенной;
• срок действия соглашения – его указывать необязательно, но если точное время пользования не указано, то любая сторона может расторгнуть соглашение, предупредив за полгода другую сторону;
• территория, в пределах которой можно использовать ноу-хау – это может быть вся Российская Федерация или только отдельный субъект и даже город;
• ответственность за нарушение конфиденциальности секрета – правообладатель и пользователь должны держать ноу-хау в секрете, иначе будут выплачивать компенсацию или штраф.

По лицензионному соглашению вы являетесь лицензиаром, то есть обладателем секрета, а тот, кому вы передаете ноу-хау – лицензиатом. При этом вы только выдаете лицензию, то есть сама секретная информация, как принадлежала вам, так и осталась вашей интеллектуальной собственностью.

Очень важно помнить, что лицензиат обязан сохранять информацию в секрете не только во время действия лицензии, но также и после истечения этого срока (п. 3 ст. 1469 ГК РФ).

Например, он не имеет права заключить с правообладателем лицензионный договор и после того, как сделка перестанет действовать, сообщить информацию конкурентам.

То же самое касается и обладателя информации – ему нельзя заключить лицензионный договор на использование ноу-хау и после этого рассказать секретные сведения кому-то еще, так как правообладатель обязан сохранить их конфиденциальными (п. 3 ст. 1469 ГК РФ).

Выдавая лицензию на использование ноу-хау, необходимо также определиться с ее видом:

• заключить неисключительную лицензию – вы сможете предоставить право кому-то еще и сами продолжить его использовать в своей деятельности;
• подписать договор на условиях исключительной лицензии. Название говорит само за себя – пользоваться секретом производства сможет только один лицензиат.

В договоре отчуждения прав на ноу-хау указываются все те же условия, что и для лицензионного соглашения, кроме методов использования секрета (ст. 1468 ГК РФ). Способы применения не упоминаются, так как вы передаете все исключительное право и больше уже не сможете распоряжаться ноу-хау и выдавать лицензии. Исключительное право переходит к новому правообладателю.

Это самое основное отличие двух договоров – объем передаваемых прав. Поэтому прежде чем заключать какой-то из видов соглашения, лучше внимательно подумать или проконсультироваться с юристом.

Стоит отметить, что, если вы «продали» свой секрет производства, то разглашать конфиденциальную информацию все равно запрещено (п. 2 ст. 1468 ГК РФ). Она должна оставаться в тайне до тех пор, пока действует на нее исключительно право нового владельца.

Однако перед тем, как заключать одну из сделок следует помнить, что ноу-хау в двух случаях может принадлежать не тому, кто его создал, а другому лицу:

• если секрет производства разработал сотрудник организации в результате исполнения своих прямых обязанностей по трудовому договору, то распоряжаться ноу-хау будет работодатель (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).
• когда ноу-хау придумано во время исполнения договора подряда, то исключительное право на него возникает у исполнителя этого соглашения – подрядчика, если условиями сделки не установлено другое (п. 1 ст. 1471 ГК РФ).

Необходимо ли регистрировать договор о предоставлении права использования

Лицензионное соглашение или договор отчуждения регистрировать не нужно, но если вы заключаете договор коммерческой концессии, и в него входит ноу-хау, то его необходимо зарегистрировать (п. 2 ст. 1028 ГК РФ).

Поэтому стандартные сделки о предоставлении права использования секрета производства начинают действовать с момента их подписания.

При этом всегда есть риск, что другая компания или предприниматель могут сами придумать какое-то ноу-хау, которое будет практически идентично вашему. В таком случае у владельца такой информации также возникает исключительное право на секрет производства, но только, если сведения получены добросовестным и честным путем (п. 2 ст. 1466 ГК РФ).

В такой ситуации возникает и другая опасность – лицо может зарегистрировать свое техническое решение, например, изобретение или промышленный образец, то есть он не захочет держать его в тайне. В итоге вы потеряете свое исключительное право, так как режим конфиденциальности будет нарушен.

Здесь вы можете оспорить выдачу патента, но необходимо будет доказать, что секретная информация была получена незаконным способом. Если правообладатель патента докажет, что сам разработал свое изобретение, скорее всего, суд откажет вам в иске.

Таким образом, передача прав на ноу-хау как в пользование, так и насовсем потребует внимательности и знаний норм Гражданского кодекса. Поэтому, если вам необходим гарантированный результат, вы не сталкивались с составлением договоров и не желаете тратить свое время, то стоит обратиться в наше патентное бюро «Первоисток». Патентные поверенные проконсультируют вас и помогут выбрать нужный вид сделки, а после составят индивидуальный текст соглашения, учитывая ваши интересы.