Аннулирование патента

Правовая охрана объектов промышленной собственности обеспечивается путём патентования. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец служит подтверждением исключительных прав лица, на имя которого он выдан, а также удостоверяет дату приоритета соответствующего объекта и авторство его создателя. Техническое решение или дизайн, защищённый патентом, нельзя использовать без разрешения правообладателя.

Но на практике встречаются случаи, когда компания или физическое лицо получает патент незаконно, например, нарушив права автора изобретения или предоставив в регистрирующий орган недостоверные сведения. Необоснованное патентование иногда связано и с упущениями при рассмотрении заявки экспертами патентного ведомства. В любой такой ситуации можно потребовать аннулирования патента. Как это сделать – рассказываем в статье.

По каким основаниям можно аннулировать патент

Исчерпывающий список оснований, по которым патент могут признать недействительным, содержится в статье 1398 Гражданского кодекса РФ:

1. Патент выдан на объект, который не соответствует установленным ГК РФ критериям патентоспособности изобретения, полезной модели или промышленного образца либо вообще не подлежит патентованию в силу прямого законодательного запрета. Чаще всего патенты оспаривают по причине несоответствия критериям новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости.
   
   Примеры: дела №№ СИП-829/2023, СИП-58/2023
2. В документах патентной заявки на изобретение или полезную модель в достаточной мере не раскрыта сущность технического решения.
   
   Примеры: дела №№ СИП-61/2023, СИП-1017/2021
3. В решении о выдаче патента и документах заявки есть расхождения в части существенных признаков патентуемого объекта.
   
   Пример: дело № СИП-630/2022
4. Патентование проведено с нарушением приоритета.
   
   Пример: дело № СИП-710/2021
5. Патент содержит недостоверные или неполные данные об авторе объекта промышленной собственности или (и) патентообладателе. Так, распространены случаи, когда в качестве автора служебного изобретения или другого патентуемого объекта не указывают человека, который его создал или участвовал в этой работе вместе с другими лицами.
   
   Примеры: дела №№ СИП-860/2023, СИП-293/2023, СИП-793/2023

Для оспаривания правовой охраны по первым четырём основаниям необходимо обращаться в Роспатент, а по пятому – в Суд по интеллектуальным правам (СИП).

Аннулировать патент можно в течение срока действия и даже после его окончания.

Возможные основания для оспаривания в обоих случаях будут одинаковыми, меняется только круг лиц, которые могут заявить такое требование. Действующий патент вправе оспорить любое лицо, узнавшее о нарушениях, а документ с уже истекшим сроком действия – только тот, кто имеет заинтересованность в таком решении.

Признание чужого патента недействительным может понадобиться:

• при возникновении споров об авторстве,
• для пресечения незаконной деятельности конкурентов
• беспрепятственного использования своего изобретения.

Это также эффективный способ борьбы с «патентными троллями», получающими патенты с единственной целью – потребовать компенсацию с компаний, которые добросовестно производят продукцию, основанную на том же техническом решении.

Если возражение или иск подаётся во время действия патента, объяснять причины обращения не придётся, они не имеют правового значения.

Положения статьи 1398 ГК РФ применяются и при оспаривании правовой охраны промышленных образцов, зарегистрированных на основании международных договоров.

Внесудебное оспаривание патента

В административном порядке споры о признании патента недействительным рассматривает Палата по патентным спорам ФИПС, которая является подразделением Роспатента. К его компетенции отнесены дела об оспаривании патента по основаниям, перечисленным в пп. 1-4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ. Процедура регламентирована Правилами, утверждёнными совместным приказом Минобрнауки и Минэкономразвития России от 30.04.2020 (далее – Правила).

Подача документов

Для начала производства инициатор подаёт в федеральный регистрирующий орган возражение против выдачи патента.

Документ должен быть составлен на русском языке и содержать следующие сведения:

• указание на суть возражения;
• данные заявителя или представителя, действующего в его интересах;
• адрес лица, подавшего возражение (для гражданина – места жительства, для организации – юридический адрес);
• адрес для переписки, e-mail, номер телефона, при наличии – другие контактные данные;
• номер оспариваемого патента;
• обоснование возражения со ссылками на нормы закона;
• указание на желаемый результат рассмотрения возражения (признать недействительным патент полностью или в части);
• сведения о лице, уплатившем пошлину за рассмотрение спора.

К возражению прилагаются материалы, обосновывающие позицию заявителя, и копия квитанции об уплате пошлины. Представитель должен представить ещё и документ, подтверждающий его полномочия. Если лицо, подавшее возражение, хочет участвовать в заседании коллегии удалённо (по видеосвязи), к материалам надо приложить соответствующее ходатайство. Все документы, изложенные на иностранном языке, должны быть переведены на русский.

Обратите внимание: одно возражение может относиться только к одному патенту.

До подачи документов надо уплатить пошлину. Её размер составляет:

• 7000 рублей за каждый независимый пункт формулы изобретения,
• 5000 рублей за независимый пункт формулы полезной модели, за каждый промышленный образец.

Направить документы можно на бумажном носителе (почтовым отправлением или через окно приёма) либо в электронном виде через сайт www1.fips.ru. К письменному возражению необходимо приложить электронный носитель с копиями материалов в формате PDF.

Рассмотрение возражения

В соответствии с Правилами рассмотрение возражения в Роспатенте включает следующие этапы:

1. Регистрация. При поступлении возражения специалисты Роспатента проверяют, что оно относится к одному патенту. Если это требование соблюдено, документы в пятидневный срок зарегистрируют и передадут в структурное подразделение ФИПС для формальной проверки. В противном случае заявителю направляется мотивированное уведомление об отказе в приёме.
2. Формальная проверка. На этом этапе проверяется соответствие представленных документов обязательным требованиям и факт уплаты пошлины.

По результатам формальной проверки возражение принимают к рассмотрению либо отказывают в этом. В любом случае заявителю в течение 5 рабочих дней направляется уведомление о принятом решении. При положительном решении в нём указывают дату, время и место заседания коллегии патентного ведомства.

Отказать в рассмотрении возражения Роспатент может только при наличии конкретных оснований, перечисленных в п. 13 Правил. Если в ходе проверки выявлены другие нарушения, заявителю направляется запрос с информацией об обстоятельствах, препятствующих рассмотрению возражения. Получателю даётся 2 месяца для устранения этих обстоятельств, если он этого не сделает, в приёме документов к рассмотрению отказывают.

О принятии спора к рассмотрению уведомляются его стороны, соответствующая публикация размещается на официальном сайте службы. Правообладатель оспариваемого патента вправе представить отзыв на возражение.

3. Главный этап – рассмотрение спора по существу. Вопрос о признании патента недействительным рассматривает коллегия ППС, включающая не менее трёх человек. Участники спора вправе участвовать в заседаниях лично, через представителя либо в режиме видеоконференции. Они могут представлять доказательства, заявлять ходатайства и пользоваться другими правами, перечисленными в Правилах.

По итогам рассмотрения возражения коллегия выносит письменное заключение, которое может содержать вывод:

• о полном или частичном удовлетворении заявленных требований;
• об отказе в этом.

Итоговое решение на основе заключения коллегии принимает руководитель Роспатента или уполномоченное им лицо. На это отведено 2 месяца с даты итогового заседания. Руководитель может не согласиться с выводами коллегии, если посчитает, что при рассмотрении дела допущены нарушения. В этом случае он формирует новый состав коллегии и назначает новое заседание.

Решение по результатам спора направляется сторонам в пятидневный срок после принятия. Оно может быть обжаловано в судебном порядке.

Признание патента недействительным через суд

К компетенции СИП относится рассмотрение:

• споров об аннулировании патента по основанию, предусмотренному пп. 5 п. 1 ст. 1398 ГК РФ;
• жалоб на решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения или об удовлетворении возражения.

Оспаривание патента в связи с указанием в нём недостоверных сведений об авторе или патентообладателе осуществляется в порядке искового производства. Содержание иска и подтверждающие материалы к нему должны отвечать статьям 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Обратите внимание, что суд рассматривает дело в рамках заявленных требований и не выходит за их пределы. Если истец хочет не только аннулировать спорный патент, но и обязать Роспатент выдать новый, где он указан в качестве автора или правообладателя, это надо прямо указать в иске.

Для признания незаконным решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения подаётся заявление в порядке главы 24 АПК РФ. Оно должно соответствовать требованиям ст. 199 Кодекса. На обжалование закон даёт не более 3 месяцев с того дня, когда лицо узнало о нарушении своих прав. Суд может продлить срок подачи заявления, если он пропущен по уважительной причине.

За обращение в суд уплачивается пошлина в соответствии со ст. 333.21 Налогового кодекса РФ.

После принятия дела к производству начинается судебное разбирательство, которое может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет (с учётом обжалования). В ходе рассмотрения дела каждая сторона доказывает свою правоту. Суд оценивает доказательства и выносит решение о полном или частичном удовлетворении требований либо об отказе в иске. В случае несогласия судебный акт можно обжаловать в Президиум СИП.

Аннулировать чужой патент непросто. Решение о его выдаче регистрирующий орган принимает после проведения патентного поиска по разным источникам и тщательной проверки. Случаи патентования объекта, явно несоответствующего требованиям закона, встречаются довольно редко, поэтому свою позицию придётся отстаивать. Вероятность успеха будет выше, если делать это с помощью опытного юриста.

Последствия аннулирования

Вынесение Роспатентом или судом решения о признании патента недействительным влечёт следующие последствия:

• патент аннулируется с даты подачи заявки;
• если он признан недействительным частично, правообладателю выдаётся новый патент, подтверждающий его права в оставшейся части;
• лицензионные договоры, заключённые правообладателем, сохраняют действие в объёме фактически исполненных обязательств сторон на момент аннулирования патента. Продолжение их исполнения становится невозможным.

Решение о недействительности патента означает отмену решения регистрирующего органа о его выдаче, дополнительного оформления этот факт не требует. Соответствующая запись в госреестре аннулируется.

Преобразование патента на изобретение

Патентообладатель оспариваемого патента на изобретение вправе ходатайствовать о преобразовании его в патент на полезную модель. Такая возможность у него есть в период рассмотрения вопроса о признании патента недействительным при совокупности условий:

• срок действия спорного патента не превышает 10 лет;
• техническое решение может быть запатентовано в качестве полезной модели, то есть отвечает критериям патентоспособности таких объектов промышленной собственности;
• по заявке на изобретение не подавалось заявление с публичным предложением об отчуждении патента либо оно отозвано.

Для преобразования правообладатель подаёт в Роспатент соответствующее заявление. При его удовлетворении патент на изобретение признаётся недействительным, а дата приоритета сохраняется для полезной модели.

Патент на селекционное достижение

Описанный выше порядок действует в отношении патентов на объекты промышленной собственности. В отношении селекционных достижений статьёй 1441 ГК РФ установлены отдельные основания и процедура аннулирования. Оспорить такой патент вправе любое лицо, подав заявление в Минсельхоз России.

Что делать, если ваш патент хотят аннулировать

Первое, что нужно сделать правообладателю после получения информации об оспаривании патента – проконсультироваться с патентным поверенным. Эксперт проанализирует все доводы оппонента, оценит перспективы и поможет выбрать оптимальную стратегию.

Патентные споры – специфическая категория дел, которые могут представлять сложность не только для сторон, но и для юристов с другой специализацией. Поэтому в качестве представителей лучше приглашать профильных специалистов, которые разбираются в вопросах патентования, знают законодательство и судебную практику в этой сфере.